CANCELACION POR FALTA DE USO – Legitimación; oportunidad; carga de la prueba del uso; procedimiento; efectos de la cancelación; modalidades / CANCELACION DE MARCA POR FALTA DE USO – Oportunidad: como procedimiento autónomo y como defensa dentro del trámite Administrativo de registroComo quiera que el actor citó como violados los artículos 167 y s.s. de la Decisión 486 en cuanto la demandada no le dio trámite a su solicitud de cancelación de la marca opositora, dichos preceptos, que versan sobre la cancelación del registro de una marca por su no utilización y el respectivo procedimiento, fueron objeto de interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien sobre el particular concluyó: “a. Legitimación para adelantar el trámite. “De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. b. Oportunidad para adelantar el trámite. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de la marca….. “d. Carga de la prueba. La prueba del uso. “La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena de que se cancele dicha marca“…“f. Procedimiento. El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro marcario. Se encuentra marcado por las siguientes etapas: (…). “g. Efectos de la cancelación de la marca por no uso. “1. Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. “2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede en firme la resolución de cancelación. …“4. Cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro. El artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro de marca. Si bien la norma comentada dispone que el trámite de la cancelación por no uso puede iniciarse como defensa en un procedimiento de oposición adelantado con base en la marca no usada, el Tribunal ha extendido dicha figura a los casos en que se deniegue de oficio un registro de marca con base en otra ya concedida….”.CANCELACION POR FALTA DE USO COMO DEFENSA EN EL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE REGISTRO – Violación al no suspender trámite mientras culminara el de cancelación por no uso / SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO – Procede cuando depende de la decisión sobre cancelación por no uso de la marcaPues bien, teniendo en cuenta la anterior interpretación prejudicial, la Sala considera que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 165 de la Decisión 486 cuando no atendió la petición subsidiaria del actor presentada en su escrito de reposición y en subsidio apelación contra la negativa de registro

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